El Arbitraje en la Ley de Marcas en España en España en España

Aquí se ofrecen, respecto al derecho español, referencias cruzadas, comentarios y análisis sobre Arbitraje en la Ley de Marcas. [aioseo_breadcrumbs] Aquí se ofrecen, respecto al derecho español, referencias cruzadas, comentarios y análisis sobre Arbitraje en la Ley de Marcas. [aioseo_breadcrumbs][rtbs name=»derecho-home»] En la línea reconocedora del arbitraje como instrumento idóneo de solución de conflictos, el legislador de la Ley de Marcas (LM) configura el arbitraje en el ámbito de las patentes como un auténtico equivalente jurisdiccional, al reconocer que el laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada.

El reconocimiento del arbitraje en la Ley de Marcas reúne las condiciones del «equivalente jurisdiccional»

Señala la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas (LM) que las razones que justifican la necesidad de reformar la LM, obedecen a tres motivos. El primero, dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 dejunio, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar anuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario einternacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español. El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestroordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental quevienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Leyanterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y lanecesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias dela nueva Sociedad de la Información.

Junto a esas tres razones justificativas de la reforma de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, la ley introduce una importante novedad en su artículo 28, consistente en la posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones litigiosassurgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, que a buenseguro evitará que muchas confrontaciones de intereses en un sector tan sensiblecomo éste termine en la vía jurisdiccional ordinaria.

La oportunidad del reconocimiento del arbitraje en la LM es encomiable y se inscribedentro de la tendencia, que se ha hecho ya habitual, consistente en incorporarla institución de la heterocomposición arbitral en la legislación especial(transportes, propiedad intelectual, seguros privados, usuarios y consumidores,cooperativas, deportes, arrendamientos urbanos, sociedad de la información,etc). En esta misma línea reconocedora del arbitraje como instrumento idóneo desolución de conflictos, el legislador del proyecto de LM configura el arbitrajeen el ámbito de las patentes como un auténtico equivalentejurisdiccional, al reconocérsele que «el laudo arbitral firme produciráefectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de laLey 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje…» (artículo 28.6 delproyecto).

En efecto, hay que partir de la premisa fundamental de que losprincipios de unicidad y exclusividad jurisdiccional a los que se refiereel artículo 117.3 y 5 de la Constitución (CE), y que se proyectan sobrelas normas procesales pertinentes (artículo 2 y siguientes de la Ley Orgánicadel Poder Judicial y 36 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero,de Enjuiciamiento Civil), no afectan per se a la institución arbitral,puesto que esos principios se predican nominativamente de los diversos tipos deprocesos judiciales, y bien es sabido que el arbitraje no tiene un necesarioorigen o fundamento procesal, sino que arranca de la inderogable autonomía delos ciudadanos como sujetos libres, lo que sin implicar renuncia absoluta -nisiquiera parcial- a su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción,consagrado en el artículo 24 CE y en el 1255 del Código Civil (CC)en relación con la disponibilidad de sus derechos en materia de arbitraje,amparada esa última en la libertad proclamada como valor superior delordenamiento en el artículo 1.1 CE y como derecho fundamental en elartículo 16 de este mismo Código Político, encontrándose finalmente en elrecurso de anulación del laudo a que se refiere el artículo 45 de la Ley deArbitraje de 1988 (LA) la cláusula de cierre garantista del institutoarbitral.

En definitiva, el artículo 28 del proyecto pretendefacilitar un cauce sencillo y económico para la eliminación de conflictosmediante el uso de su libertad por parte de los ciudadanos, dándose de estamanera no sólo una fórmula eficaz en Derecho a los conflictos entre partes enuna específica materia, sino también cumpliendo con el mandato ordenado en elartículo 9.2 CE a los poderes públicos para que promuevan las condicionespara que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y paraque remuevan los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de esalibertad.

Es relevante que el legislador no haya optado por un sedicentearbitraje, sino por un auténtico equivalente jurisdiccional que se atieneperfectamente a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha venidoperfilando sobre esta materia, ya que se atiene a los siguientes principios:

1º.- Que el instituto arbitral previsto en el artículo 28 delproyecto está inscrito en una ley formal votada en Cortes Generales(STC 62/91, de 22 de marzo, por todas).

2º.- Que el proyectotiene carácter estatal al tratarse de una materia sobre la que tienecompetencia exclusiva el Estado (artículo 149.6ª y 9ª CE y STC 15/89,de 26 de enero).

3º.- Se concibe, en términos generales, elarbitraje en el proyecto en plena coherencia y de acuerdo con los principiosinspirados en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, disposiciónesta última que debe ser considerada como el Derecho común del arbitraje, sinque ello suponga negar las particularidades que la institución pueda tener en elámbito de la propiedad industrial, siempre que, al menos, queden a salvo, quequedan, los tres postulados básicos siguientes:

A) La voluntariedad delconvenio arbitral sin sombra o penumbra alguna sobre la libertad de sumisiónal mismo por las partes que pueda hacer resentirse la tutela judicial efectivadel artículo 24.1 CE (SSTC 11/81 de 8 de abril, 2112/91, 2386/95 ó174/95, por todas).

B) El carácter sustitutivo delarbitraje del proceso judicial ordinario ante el Juez del Estado. Es decir, queuna vez aceptado voluntariamente el convenio por las partes, el arbitrajedesplaza con todas sus consecuencias al proceso y recurso judicial ordinario, através de la correspondiente declinatoria conforme determinan la Disposiciónfinal 8ª de la vigente LEC y artículo 11 LA.

C) Por último,el efecto de equivalencia jurisdiccional, las partes al asumir comotécnica de solución de sus conflictos el arbitraje, no sólo se dá un carácterpreponderante y relevante a la autonomía de la voluntad de las partes sobre elmodelo jurisdiccional preestablecido legalmente sino que aceptan asumir el laudoarbitral firme con efectos idénticos a la cosa juzgada (SSTC 43/88, 15/89,62/91, luego reiteradas).

En resumen, el oportuno reconocimiento que elproyecto de LM realiza del arbitraje se erige como una alternativa válida yeficaz nacida de la voluntad de las partes y construida con rigor por lajurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque todo hay que decirlo y másadelante aludiremos a ello, el reconocimiento del arbitraje en materia depatentes podía haber sido más extenso, debiéndose de insistir que el arbitrajeno debe ser configurado por el legislador como pretexto o excusa para descargara los juzgados y tribunales de justicia de su pesada carga, sino que estamos enpresencia de una institución que se inscribe en un sistema organizado en torno alos valores superiores de la libertad y dentro de una marco interno einternacional (Tratados y Convenios bilaterales y multilaterales) de los quenuestro ordenamiento forma parte y en el cual los titulares de derechos demarcas, los solicitantes de las mismas y los licenciatarios se encuentraninmersos.

Forma en que aparece recogido el arbitraje en la Ley de Marcas

En elproyecto que se ha manejado se contienen dos referencias al arbitraje. Por unlado, la Exposición de Motivos en su apartado IV, párrafo 4º, se diceliteralmente:

«El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contemplala posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieranpuesto término al procedimiento de registro…».

Y por otro, suartículo 28 recoge:

«1. Los interesados podrán someter a arbitrajelas cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para elregistro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presenteartículo. 2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativasprevistas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningúncaso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no dedefectos formales o prohibiciones absolutas de registro. 3. El convenio arbitralsólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca: a)por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegaciónde la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. b) Porlos titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición alregistro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante elmismo. 4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española dePatentes y Marcas por todos los interesados una vez finalizado el procedimientoadministrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el actoadministrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recursoadministrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda o deniegue elregistro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa sin que puedahacerse valer la firma del convenio arbitral. 5. Suscrito el convenio arbitral,y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno decarácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, dehaberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrápor desistido. 6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, deacuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 dediciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presenteartículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar lasactuaciones necesarias para su ejecución. 7. El laudo arbitral firme deberá sercomunicado fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en elplazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificaciónprevista en el apartado 4. Transcurrido este plazo no procederá ejecutar ellaudo arbitral».

La transcripción del precepto citado nos lleva aformular las observaciones siguientes:

1º.- Remisión a la Ley deArbitraje común (Ley 36/1988).

El proyecto de LM como es lógico desde elpunto de vista conceptual y correcto desde el punto de vista metodológico nocrea una arbitraje ex novo, sino que reconoce el ya existente en la Ley36/1988 y opera remitiéndose a lo dispuesto en esa última norma, si bien conlas naturales salvedades correspondientes.

En consecuencia, el régimenjurídico general aplicable sobre la existencia del convenio, forma, prueba,designación de árbitros, procedimiento, formalización jurisdiccional y efectosha de estarse a la citada Ley 36/1988 o a la que en el futuro sustituyacon carácter general a esta última. Esto no obsta para que el proyecto hayaintroducido algunas «novedades» por razón de la materia, no siempre muyacertadas como veremos.

2º.- Es un arbitraje entreprivados

El arbitraje previsto en el proyecto se establece en virtud deuna consecuencia arbitral celebrada entre particulares con exclusión de lapropia Administración. Un arbitraje de estas características, incluido dentrodel ámbito de la Administración pública del Derecho privado, puede no resultarapto para conocer de cuestiones en las que esté presente o se ventile un interéspúblico distinto de la mera resolución de controversias entre los firmantes delconvenio. Aunque, como más adelante señalaremos, el arbitraje en el proyecto deLM no debe plantearse de manera ajena del denominado arbitraje administrativoque venga a desarrollar los artículos 88 y 107.2 de la Ley 30/1992, de26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de lasAdministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sinoque, por el contrario, este es un marco conflictual -el de derecho de marcas- enel que confluyen junto a intereses públicos dignos de la máxima protección, perosusceptibles también de ser sometidos al arbitraje, junto con las controversiasque enfrenten a los particulares en aquellas materias que seandisponibles.

En efecto, el proyecto dice (artículo 28.4) que elconvenio arbitral se suscribirá «… por todos los interesados una vezfinalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes deque gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término almismo». Con esta redacción tan defectuosa, y desde luego discutible encuanto al propósito final perseguido, se permitirá a los particulares someter aarbitraje los actos dictados por la Oficina Española de Patentes y Marcas envirtud de los cuales se deniega la concesión de una marca por estimar que lamarca solicitada es idéntica a otra anterior o existe un riesgo de confusiónpara el público en general.

Por tanto, conforme esa dicción literal, existeun hipotético interés público, que la Oficina Española de Patentes y Marcas debeproteger y que resulta indisponible incluso para ella, y esto en aras degarantizar que no coexistan marcas idénticas registradas para los mismosproductos o servicios ni coexistan marcas semejantes para los mismos o similaresproductos que provoquen un riesgo de confusión en los consumidores yusuarios.

El equívoco del que parte el legislador al formular esainterdicción radica en considerar que estamos en presencia de una potestadpública que no puede ser sustituída por un arbitraje entre particulares, que serige bajo el principio de libre disposición; cuando en realidad este podría serun supuesto paradigmático de arbitraje administrativo.

3º.- Es un arbitraje innecesariamente restringido.

La lectura del precepto transcrito más atrás, nos lleva a la conclusión de que el legislador incorporael arbitraje en esta materia pero con reservas y restricciones. La expresión»2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas…»marca un punto de precaución y de distanciamiento con el auténtico significadoque el arbitraje puede tomar en esta materia. Muy otro hubiera sido el criteriode admitir el arbitraje sobre «las cuestiones litigiosas surgidas o quepuedan surgir, en materias de libre disposición», y señalándose acontinuación las cuestiones inarbitrables a las que se refiere el artículo 2de la Ley 36/1988, y las referidas a las prohibiciones absolutas(artículo 5 del proyecto), además de aquellas otras que versen sobre laconcurrencia o no de defectos formales insubsanables.

4º.- Es un arbitraje que se configura con imprecisiones técnicas.

En la líneaexpuesta en el punto anterior, se observa una notable imprecisión conceptual ytécnica en el precepto transcrito. Así, en su apartado 4 se dice: «Resueltoel recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda odeniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa sin quepueda hacerse valer la firma del convenio arbitral». Es este un incisoinnecesario y perturbador, ya que independientemente de cual haya sido elresultado del recurso administrativo ordinario interpuesto (estimatorio odesestimatorio), no se comprende por qué los particulares han de sufrir el rigorde no poder solucionar su conflicto de derechos o intereses por medio de laheterocomposición arbitral. Y más aún, como ya se ha señalado más atrás, estesería un caso arquetípico de solución por vía del arbitraje administrativo enlos términos previstos en los artículos 88 y 107.2 de la Ley 30/1992.

Algo parecido puede decirse del apartado 5 del precepto («Suscrito elconvenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recursoadministrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad delmismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción delconvenio, se tendrá por desistido»), que adolece de gran incertidumbreconceptual, porque la cuestión en este apartado planteada se refiere sin más ala excepción de arbitraje, en cuya virtud el convenio arbitral obliga a laspartes a estar y pasar por lo estipulado impidiendo a los jueces y tribunalesconocer de las cuestiones sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quieninterese lo invoque mediante la oportuna excepción. En este sentido hay querecordar aquí la Disposición Final Octava de la Ley 1/2000, de 7 deenero, de Enjuiciamiento Civil, que ha dado una nueva redacción alartículo 11 de la Ley 36/1988, de Arbitraje, estableciendo: «1. Elconvenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado eimpedirá a los tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas aarbitraje en el convenio, siempre que la parte a quien interese lo invoquemediante declinatoria. 2. Las partes podrán renunciar por convenio al arbitrajepactado, quedando expedita la vía judicial. En todo caso, se entenderán querenuncian cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado otodos los demandados, si fuesen varios realicen, después de personados en juiciocualquier gestión procesal que no sea proponer en forma la declinatoria».

Quiere decirse en línea con lo anterior, que hubiese bastado que ellegislador del proyecto de LM tomase como referencia el precepto transcritodándole al convenio arbitral en esta materia el tratamiento que le otorga laLey de Arbitraje común en su artículo 11 y la vigente LEC en suartículo 63 (declinatoria), quebrándose la limitativa referencia a laimposibilidad de interponer recurso administrativo, pues sus efectos procesalesse extienden a este tipo de recursos como a cualquier clase de proceso oimpugnación, sea del orden jurisdiccional administrativo o civil.

Y asímismo,es recusable tanto desde el punto de vista teórico como práctico la previsióncontenida en el inciso final del apartado 7 del artículo 28 del proyecto(«transcurrido este plazo no procederá ejecutar el laudo arbitral»). Setrata de un injerto de difícil explicación, pues no puede quedar sometida laejecución de un laudo arbitral que tiene efectos de equivalentejurisdiccional al mero incumplimiento administrativo de dejar de comunicar ala Oficina Española de Patentes y Marcas el laudo arbitral.

De la maneracomo aparece redactado el inciso citado, el incumplimiento de tal deberadministrativo hace inejecutable de forma indefinida y pro futuro la ejecucióndel laudo arbitral, cuando como mucho se podría haber hecho la previsión de quela ejecución del laudo quedase en simple suspensión en tanto se produzca lanotificación a la Oficina Española de Patentes y Marcas. El paso dado por ellegislador en esta cuestión constituye una desviación grave del significado y dela naturaleza que el arbitraje tiene en nuestro ordenamiento jurídico y en losTratados internacionales de los que forma parte el Reino de España (Tratados deGinebra y Nueva York, sobre todo), produciendo efectos indeseables sobre lainstitución que se analiza, a la que se desnaturaliza y se le priva de susefectos jurisdiccionales naturales (eficacia de cosa juzgada).

5º.-Especialidad de la controversia.

El arbitraje al que nos estamosrefiriendo se encuentra acantonado dentro de unos límites materialesperfectamente definidos: sometimiento al equivalente jurisdiccional delos actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento deregistro de la marca y versará el contenido de su laudo sobre las prohibicionesprevistas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 del proyecto de LM. Esdecir, se trata de un convenio y de un arbitraje dirigido a resolver lasdisputas que entre particulares se planteen respecto de marcas y nombrescomerciales sobre los que haya una disputa ante el registro por ser idénticos osemejantes a una marca o un nombre anterior, y sobre marcas y nombrescomerciales notorios registrados. Es decir, que la controversia apareceperfectamente delimitada en el proyecto de LM, lo cual no debe ser limitativopara que los interesados puedan someter cuantas cuestiones ajenas a lasanteriores estimen convenientes, siempre que sean de su libre disposiciónconforme el artículo 2 de la Ley 36/1988.

6º.- Convenio y laudo notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Es novedad dentrode los arbitrajes especiales -con excepción hecha del arbitraje telemáticoprevisto en el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacióny del Comercio Electrónico, basado en el artículo 17 de la Directiva2000/31/CE, del Parlamento y del Consejo, de 8 de junio- el que tanto elconvenio arbitral suscrito por los interesados como el laudo arbitral firme queemana de la actividad arbitral, debe ser notificado a la Oficina Española dePatentes y Marcas. En el caso del convenio, una vez finalizado el procedimientoadministrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el actoadministrativo que hubiera puesto término al mismo (artículo 28.4, incisofinal); y en el caso del laudo arbitral firme, la comunicación se hará de formafehaciente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de 6 meses acontar desde la fecha de recepción de la notificación prevista en el apartado4 del artículo 28 del proyecto (artículo 28.7 del proyecto).

7º.- Es un arbitraje que por su ámbito subjetivo y objetivo puede tener carácter internacional.

Finalmente, el arbitraje previsto en el proyecto de LM notiene vocación estrictamente «internista», sino que muy al contrario en muchossupuestos -cuando intervenga un elemento extranjero- el arbitraje puede tenercarácter internacional. En cuyo caso habría que determinar la Ley de fondoaplicable, sin perjuicio de la inmediata aplicación de los Convenios de Ginebrade 1923 y de 1927 y de Nueva York de 1958. El arbitraje internacional resolveríade raíz la siempre problemática cuestión del fuero jurisdiccionalaplicable.

Ámbito y límites del Convenio Arbitral en la Ley de Marcas

Yahemos visto que el arbitraje previsto en el proyecto de LM no sienta unprincipio absoluto de disponibilidad arbitral sobre las controversias que sepresenten en materia de registros de marcas, sino que establece cautelasciertamente restrictivas sobre la utilización de esta vía de solución deconflictos en esa materia. En todo caso y a la vista del precepto citado másatrás, el convenio de arbitraje en materia de marcas para ser realmente eficazdeberá incorporar tres tipos de elementos: unos de carácter subjetivo, otros deorden objetivo relacionados con la controversia a resolver y finalmente losatinentes a la actividad del arbitraje.

1º.- Elementos subjetivos.

Entre los inexcusables elementos subjetivos que ha de recoger el convenioarbitral deben figurar los relativos a la identificación completa de laspersonas que conciertan el pacto de arbitraje. Estos elementos tienen carácteresencial y sin los mismos el convenio es inválido y por tanto de nulaeficacia.

De la lectura del artículo 28 del proyecto se deducen comoelementos subjetivos del convenio: en primer lugar, el solicitante de lamarca; y además deben ser sujetos del convenio los titulares de losderechos que hubiesen causado la denegación de la marca y, en su caso, por suslicenciatarios exclusivos inscritos; los titulares de los derechos anterioresque hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por suslicenciatarios exclusivos inscritos; finalmente, también serán sujetos opodrán ser partes del convenio, los que hubieran interpuesto recurso ohubieran comparecido durante el mismo.

El propio artículo del proyectoen línea con lo que decíamos más atrás, señala que el convenio arbitral sóloserá válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca, poralguna o algunas de las personas indicadas en el apartado anterior (vidartículo 28.3 del proyecto de LM).

Del mismo modo es elementoesencial del convenio arbitral el nombre y domicilio de los árbitros y su número(artículo 13 LA) o la de la Corporación o asociación a quien seencomienda la administración del arbitraje (vid artículo 10 LA) o deltercero en quienes las partes difieren la designación de los árbitros (vidartículo 9.2 LA). Y aunque no constituya rasgo de esencialidad, puestoque la propia Ley común del arbitraje recoge las previsiones oportunas al caso,deberá preveerse el supuesto de las sustituciones permanentes o temporales,abstención o recusación de los árbitros y su remuneración.

Dentro de esasmismas previsiones es conveniente introducir como elemento incidental el que deacuerdo con las partes, los árbitros puedan nombrar un secretario, o en sudefecto, los árbitros puedan elegir de entre ellos, si lo consideranconveniente, al que desempeñe las funciones de Secretario, pero que en ningúncaso deberá recaer en el Presidente del Colegio arbitral.

Dejemos consignadoque los árbitros pueden ser tanto personas naturales que se hallen desde suaceptación en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (artículo 12.1LA) como jurídicas constituídas al amparo de la vigente Ley de Asociaciones;en el primer caso deben ser abogados en ejercicio cuando la cuestión litigiosahaya de decidirse con arreglo a Derecho, sin que en ningún caso puedan actuarcomo tales «árbitros los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo, ni quienesejerzan funciones públicas retribuidas por arancel» (artículo 12.4LA)

Tampoco son elementos esenciales, sino meramente naturales oaccidentales -en todo caso siempre recomendables- los relativos a ladeterminación del tipo de arbitraje al que desean someterse las partes, dederecho o equidad, debiéndose estar en este extremo a lo consignado en elartículo 4º LA; así como el lugar donde ha de celebrarse el arbitraje, elidioma en que deben ser redactados los documentos que se sustancien en el mismo,incluido su laudo y la Ley aplicable tanto en cuanto a su fondo como alprocedimiento a seguir.

2º.- Elementos objetivos.

Constituye,asímismo, elemento esencial del convenio la delimitación del objeto del litigio,esto es, de la controversia que se somete al fallo arbitral, con expresión desus circunstancias. La expresión de esas últimas deberá estar sometida a lamayor concisión y exactitud, para evitar la impugnación del laudo por vía delmotivo 4º del artículo 45 LA.

El artículo 28.2 del proyecto yahemos dicho que es extraordinariamente limitativo en cuanto a las contiendassusceptibles de arbitraje, ya que según el mismo «sólo podrá versar sobre lasprohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de lapresente Ley. En ningún caso podrán someterse a arbitraje cuestiones referidas ala concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas deregistro».

Con ese planteamiento tan riguroso el legislador pretendeestablecer una línea muy clara sobre las cuestiones intangibles para las partes.Sin embargo, dos observaciones caben formularse al respecto. Por un lado, se hade advertir que semejante pronunciamiento legal no excluye de la vía delarbitraje todas aquellas materias que sean disponibles para las partes, deacuerdo con los límites establecidos en el artículo 2 LA. Por otro, seplantea el tradicional asunto de materias conexas. Es conocido que el legisladorespañol en esta materia es muy estricto -en contra de lo prevenido en el Derechode las Convenciones Internacionales- ya que «las materias inseparablementeunidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición», nopueden ser objeto de arbitraje (artículo 2.1.b LA). De manera que sialguna de las cuestiones previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 dela presente Ley apareciese inseparablemente unida a las prohibicionesabsolutas del artículo 5 del proyecto o a cuestiones referidas a laconcurrencia o no de defectos formales que se consideren imprescindibles para elregistro de la marca, entonces tampoco podrán ser objeto de arbitraje.

Asímismo, puede plantear serios problemas la interdicción recogida en elinciso final del apartado 4º del artículo 28 del proyecto («resueltoel recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda odeniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, sinque pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral»), puesto que nadaimpide que los interesados con renuncia a la vía impugnatoria puedan convenir elpacto de arbitraje, incluyéndose en el mismo los aspectos derivados de laejecución del acto (vid artículo 2.a) LA).

3º.- Elementos deactividad.

El conjunto de previsiones que se enmarcan dentro de losllamados elementos de actividad del arbitraje, no son esenciales per se, sinoque más bien son elementos naturales del mismo, pero sin embargo conforman uncuerpo unitario y cerrado del convenio que le dota de mayor validez y eficaciasi cabe. Nos referimos fundamentalmente al plazo o término en el cual losárbitros hayan de dictar el laudo, pues si bien es cierto que la LA estableceuna previsión de derecho necesario, consistente en «si las partes no hubierandispuesto otra cosa, los árbitros deberán dictar su laudo en el plazo de 6meses, contados desde la fecha en que hubiesen aceptado la solución de lacontroversia o desde el día en que fuese sustituído el último de los componentesdel Colegio arbitral» (artículo 30 LA), nada impide que las partespuedan señalar el día concreto en que los árbitros han de emitir el laudo, oindicar el tiempo en el que el laudo deberá ser dictado, siempre que se produzcadentro del plazo fatal de los 6 meses computado de la forma que indica elprecepto transcrito.

Es más, la LA no objeta inconveniente alguno enaceptarse una modificación del plazo de los 6 meses cuando sea «prorrogadopor acuerdo de las partes, notificado a los árbitros antes de la expiración delplazo inicial». Es decir, que el plazo es radicalmente fatal para elárbitro, cuyo incumplimiento por él no sólo puede originar la vía del recurso deanulación (artículo 45.3ª LA) sino también la propia responsabilidad delárbitro (artículo 16 LA).

El artículo 28.4º y 7º del proyecto deLM ha optado en apariencia por el plazo de los 6 meses para dictar el laudo, pero es tan confuso en su redacción que a buen seguro dará lugar a múltiplesproblemas de interpretación. En efecto, en primer lugar, en contra del criterioya asentado, empieza el cómputo de esos 6 meses cuando el convenio seanotificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, abriendo una grieta deincertidumbre aún más profunda cuando añade «… una vez finalizado elprocedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmezael acto administrativo que hubiera puesto término al mismo».

Hasta ahoraen el régimen general del arbitraje el dies a quo del cómputo inicial del plazopartía desde el momento en que el árbitro aceptaba la encomienda arbitral.Criterio por otra parte riguroso que aseguraba la manera de medir el plazo paradictar el laudo (vid artículo 16.1 y 30.1 LA), pero la inseguridad que seintroduce ahora en el proyecto es muy grave y tanto respecto del cómputo inicialdel plazo como lo que al dies ad quem se refiere, ya que no se determina conprecisión si deberá ser o no el árbitro que acepte su encomienda quien deba o nocomunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la iniciación y laterminación del arbitraje, término éste que es el que habitualmente se vieneconsiderando para que se dicte el laudo correspondiente. Este aspecto deberá serrevisado por los proponentes del proyecto o por vía de enmiendas para dar luz aeste punto oscuro y evitar interpretaciones erróneas de las que se puederesentir la institución arbitral.

El lugar en que habrá de desarrollarse elarbitraje lo designarán las partes a su arbitrio; cuando el arbitraje es interno-entre españoles y dentro del territorio nacional-, el arbitraje deberácelebrarse dentro del Estado español. El lugar del arbitraje es importanteporque determina la competencia del auxilio jurisdiccional del Juzgado dePrimera Instancia correspondiente (artículo 43 LA); y en su caso, de laformalización judicial del arbitraje (artículo 39.1 LA), y en cualquiercaso, el de la Audiencia Provincial para conocer del recurso de anulación contrael laudo (artículo 46.1 LA).

En cuanto al procedimiento, nada dice elproyecto de LM, por eso habrá de estarse en los dispuesto en el artículo 24LA en el que se recogen como principios esenciales del mismo, laaudiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

Lo anterior noes obstativo para que el desarrollo del procedimiento arbitral pueda regirse porla voluntad de las partes o por las normas establecidas por la Corporación oAsociación a la que se haya encomendado la administración del arbitraje, siempreque se establezca de forma rigurosa la sujeción y sometimiento por las partes alos tres principios esenciales más atrás señalados. En todo caso, elprocedimiento arbitral -muy a pesar de lo que puedan decir los apartados 4 y 7del artículo 28 del proyecto de LM- comenzará cuando los árbitros hayannotificado a las partes por escrito la aceptación del arbitraje, sin que lainactividad de las mismas sea impeditiva para que el laudo se dicte y goce deplena eficacia.

No es ocioso preveer en el convenio arbitral o en su caso,en las normas de la Corporación o Asociación a la que se haya encomendado laadministración del arbitraje, una cláusula penal por incumplimiento o rechazo dela cláusula compromisoria, y ello con independencia del derecho a pedir suformalización judicial o su ejecución.

Tampoco debe resultar extraño, sinotodo lo contrario, la previsión sobre el pago de las costas procesales, bien queéste se sujete al «sistema de reparto» o al del vencimiento objetivo; en labuena inteligencia de que comprende la idea de costas todos los gastos-incluídos los periciales o de otro orden- originados desde el inicio delarbitraje hasta su total terminación por laudo o transacción.

Dos sugerencias finales: la conexión del arbitraje en la LM y el llamado arbitraje administrativo, y la conveniencia de crear una específica Corte Arbitral para la propiedad industrial

Desde el tenor literal en que se expresan los apartados 4, 5 y 7 del artículo 28 delproyecto de LM resultaría apropiado incardinar los aspectos que quedan excluidosdel arbitraje en el Proyecto, por tratarse de resoluciones administrativas, conel llamado arbitraje administrativo, sobre el que nos consta que el Ministeriode Administraciones Públicas está trabajando y que incluso tiene preparado unanteproyecto de Ley; ya que con el mismo se podría cerrar por vía delequivalente jurisdiccional una tópica y típica materia conflictual queredundaría en beneficio no sólo de los interesados y del justiciable en general,sino también del servicio público de la justicia.

Para que lo anteriortuviera virtualidad práctica sería preciso que en el ámbito del arbitraje delanteproyecto de Ley de Arbitraje Administrativo se incorporasen las cuestioneslitigiosas relativas al procedimiento para el registro de marcas, que seríandirimidas por esta vía heterocompositiva por Organos Arbitrales de caráctercolegiado; en el bien entendido que estos últimos no estarían adscritos a ningúnórgano administrativo, sino que serían soberanos e independientes en elejercicio de sus funciones arbitrales; aunque ello no significase que tuvieranque tener carácter permanente, sino que por el contrario se disolverían una vezdictado el laudo. Estos Organos o Juntas Arbitrales podrían estar integrados portres miembros designados entre los candidatos incluidos en una lista elaboradade la forma siguiente: a) Uno a propuesta de la Administración pública afectadapor el conflicto; b) otro a propuesta de la persona física o jurídica igualmenteafectada por ese conflicto, y c) el tercero, que actuaría con calidad dePresidente sería designado por acuerdo de los dos árbitros anteriores. Y si nose alcanzase un acuerdo entre ellos, en el plazo de cinco días hábiles sedesignaría por insaculación entre las personas o colectivos quereglamentariamente se determinase.

La segunda sugerencia que se quiereformular en esta Ponencia, es la conveniencia de crear en el específico ámbitode la propiedad industrial una Corte de Arbitraje, que estaría integrada por laspersonas físicas o jurídicas que se encuentran directa o indirectamenteafectadas por el tráfico mercantil de esta propiedad especial. Sólo desde elconvencimiento de las indudables ventajas que ofrece el arbitraje en este campo,en el que en muchas ocasiones quiebra el principio de territorialidad, puedepredicarse la conveniencia de esa Corte que atendería los litigios desde laespecialidad conflictual de la materia, haciéndola idónea para elapartamiento ex officio iudicis, dotando sus laudos del correspondienteefecto jurisdiccional de cosa juzgada.

Autor: José Fernando Merino (Injef, 2001)